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1.
Estudio Delion S.R.L. representando a las famosos clubes de futbol Manchester United PLC (Inglaterra), Bayern Manchen AG (Alemania), Futbol Club Barcelona ( España ) y el Club Atlético River Plate A.C. ( Argentina ).
En el Perú así como en la gran mayoría de países de Latinoamérica, la PIRATERÍA es muy fuerte y se presenta en una gran variedad de formas, una de las más usuales es que se intente registrar marcas que son famosas en otros países pero que en el Perú aún no han sido registradas.
Tal es así que terceras personas inescrupulosas presentaron solicitudes para registrar las marcas MANCHESTER UNITED
(Sol. No.201345), BAYERN MUNICH
(Sol. No.202029), B.S.C.
(Sol. No.209545) y RIVER PLATE
(Sol. No.201340), para lo cual sus verdaderos propietarios: Manchester United PLC (Inglaterra), Bayern Manchen AG (Alemania), Futbol Club Barcelona ( España ) y el Club Atlético River Plate A.C. ( Argentina ) respectivamente, presentaron oposición basándose en que sus marcas eran nombres conocidos en el mercado.
A pesar de que ellos no contaban con las pruebas tradicionales que prueban la MALA FE , tales como: documentos ( cartas, contratos o facturas etc.) que mostrarán que ellos habían tenido relaciones comerciales con los solicitantes; o documentos que probaran que habían vendido al Perú productos bajo las marcas anteriormente mencionadas, la Oficina Peruana de Marcas y Patentes INDECOPI declaró Fundada las oposiciones, ya se presento abundante publicidad en radio, televisión, así como artículos periodísticos donde se probaba que los nombres de estos clubes eran conocidos en el mercado.
Razón por la cuál, la Oficina de Signos Distintivos resolvió que no se puede deber a la casualidad que un tercero intente registrar como marcas los nombres de estos clubes, dado que es obvio que el solicitante de estos registros podía y debía conocer que estas denominaciones le pertenecían a un tercero.
Esta interpretación adecuada, está justificada y amparadas en las normas peruanas de propiedad industrial, ya que ellas estipulan que no se deben otorgar registros efectuados de MALA FE, ahora si bien no existía una prueba concluyente que demuestre la MALA FE de los solicitantes, ésta se puede inferir del propio mercado y del conocimiento que tienen los agentes de ese mercado relevante de la marca, a esto en doctrina se le denomina prueba indiciaria, ya que todos los indicios conducen a pensar que el solicitante actuó de MALA FE.
Consideramos que esta forma de actuar de la Oficina Peruana de Marcas beneficia todos los agentes del mercado como son: las empresas, los verdaderos titulares de las marcas y los consumidores.
2.Estudio Delion , representando a la famosa compañía fabricante de valvulas “ CRANE CO .” de USA
En Octubre 2006, nuestro avanzado sistema de vigilancia detecto que una compañía peruana, “el trasgresor”, estaba intentando ingresar al mercado VALVULAS DE COMPUERTA falsificadas provenientes de China bajo la marca “CRANE”.
El propietario original, CRANE CO. de USA. , instruyo a nuestro estudio de abogados a presentar una acción por infracción contra "el trasgresor". En consecuencia, en Diciembre 4, 2006 fue llevada a cabo la inspección de la mercadería dentro de los depósitos de aduanas así como la ejecución de una medida cautelar ordenada por la Departamento de Infracciones de la Oficina Peruana de Marcas-INDECOPI, consistente en la confiscación de la mercadería falsificada.
Durante la inspección fue verificada la existencia de treinta y dos (32) cajas de madera conteniendo un total de 462 válvulas falsificadas.
En Marzo 9, 2007 , INDECOPI emitió la Resolución No.004306 -2007/OSD-INDECOPI resolviendo lo siguiente:
- Declarar FUNDADO la acción por infracción presentada por CRANE CO. de USA. contra el “infractor”.
- Prohibir al "trasgresor" el uso de la marca “CRANE” (como una palabra o diseño) para válvulas pertenecientes a las clases internacionales 06, 07 y 11, especificando que esta prohibición es extendida también al almacenaje, importación, exportación y/o comercialización no autorizada de productos correspondientes a dichas clases bajo la marca “CRANE” .
- Confisco definitivo de las válvulas.
- Sancionar al infractor con una medida cautelar de aproximadamente US$10,000.00 a ser pagada dentro del período no mayor a cinco (5) días-hábiles desde la fecha de recepción de la resolución. |
Ventajas resultantes de la acción por Infracción mencionada
.- "los transgresores" son sancionados con una alta multa por violar los derechos marcarios de terceros.
.- El mercado es corregido porque los trasgresores no venden productos piratas, asimismo los consumidores no serán dañados comprando productos falsificados y comprarán mercadería al propietario original de la marca registrada.
- Los verdaderos propietarios de la marca registrada, serán beneficiados porque los comerciantes serán desalentados a comprar mercadería falsificada para evitar las sanciones resultantes de una acción por infracción, en cambio ellos comprarán productos originales bajo la marca del propietario real o el licenciatario. |
Válvulas Falsificadas bajo la marca "CRANE"
|
Confisco de Mercadería Falsificada |
- Los empresarios se dan cuenta de la importancia de tener sus marcas debidamente registradas y la posibilidad de iniciar una acción por infracción si sus derechos son dañados por algún infractor.
- Los infractores tendrán que pagar las costas y costos, esto es los honorarios de los abogados, y demás gastos incurridos en una acción por infracción.
.- La mercadería falsificada es definitivamente confiscada y posteriormente destruida. |
3. Estudio Delion S.R.L. en representación de la prestigiosa empresa ARAYA INDUSTRIAL CO. LTD. , de Japón fabricante de rodajes y repuestos para motocicletas.
Mediante el Expediente No. 103-2003/CCD de Septiembre 18, 2003, nuestro Estudio realizó una denuncia ante la Comisión de Actos de Competencia Desleal a nombre de nuestro cliente: ARAYA INDUSTRIAL CO. LTD. , de Japón contra Motorrepuestos Señor Cautivo E.I.R.L. de Perú. Tanto la primera instancia, es decir, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, así como el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - Sala de Defensa de la Competencia a través de la Resolución No.132-2003 de Diciembre 4, 2003, dieron por válidos los argumentos manifestados por nosotros, declarando FUNDADA la denuncia y por tanto sancionando a la empresa Motorrepuestos Señor Cautivo E.I.R.L. de la siguiente manera:
Primero: SANCIONAR al denunciado con una multa de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias.
Segundo: Se inscribe al denunciado en el registro de infractores.
Tercero: Se ordena el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercialización de los productos materia de la denuncia.
Cuarto: Como medida complementaria la denunciada debe INMOVILIZAR los productos materia de la denuncia que estuvieran en su poder o en poder de terceros.
Quinto: Ordenar el COMISO DEFINITIVO de los aros falsificados con la marca ARAYA.
4.
Estudio Delion S.R.L. en representación
de la famosa empresa italiana
Gianni Versace
S.p.A.
Este
caso es referente a una solicitud de registro a favor de nuestro
cliente Gianni Versace S.p.A.
bajo expediente No.245796-94, con su Marca "GIANNI
VERSACE" para distinguir ropa, calzado y sombrerería,
la cual fue denegada en Primera Instancia con la Resolución
No.987-96-INDECOPI/OSD de Enero 25, 1996 por encontrarse registrada
la Marca VERSAGE a nombre de Gabriel Visconti Artaza de Perú.
En segunda Instancia el Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual bajo Resolución No.221-1999/TPI
del 17 de Febrero de 1999, otorgó a nuestro mandante Gianni
Versace S.p.A. el registro de su famosa Marca "GIANNI
VERSACE" basados en lo siguiente:
1.
La notoriedad de la Marca "GIANNI
VERSACE" dada su fama y prestigio mundial, basados
en su extensa publicidad y en los montos millonarios de su comercialización.
2. Aplicación
del artículo 7 de la Convención Interamericana de
Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929,
ya que las pruebas presentadas inducen a pensar (prueba induciaria)
que el propietario de la marca VERSAGE ya conocía la Marca
"GIANNI VERSACE" dada su fama y prestigio, pero
a pesar de eso había registrado una marca similar; a este
tipo de mala fe se le conoce en doctrina marcaria como Copia Servil.
5.
Estudio Delion S.R.L., representando a la prestigiosa
Compañía Australiana Gordon & Rena Merchant
Pty. Ltd. (ahora GSM (Operations) PTY. LTD.) dueña
de la mundialmente famosa Marca "BILLABONG".
Este
caso es referente a una Nulidad de registro que presentó
nuestro Estudio a favor de Gordon &
Rena Merchant Pty. Ltd. seguida bajo Solicitud No.145205-88
basado en la notoriedad de su Marca "BILLABONG",
ya que un tercero desconocido Bahia Trading S.A. de Perú
había registrado esta Marca a su favor en la clase 25 de
la Nomenclatura Oficial.
La nulidad fue declarada fundada en Primera Instancia con Resolución
No.082342 de Agosto 5 de 1991, dicha Resolución se basó
en lo siguiente:
1.
La evidente mala fe de Bahia Trading S.A. queriendo
apropiarse del prestigio y fama de una Marca tan famosa como "BILLABONG".
2.
La extensa publicidad, y por tanto el gran conocimiento del público
consumidor del prestigio y calidad de los productos que distingue
la Marca "BILLABONG".
3. Los montos millonarios
de ventas de la Marca "BILLABONG" los cuales
demuestran su fama y conocimiento no sólo en el Perú,
sino en todo el mundo.
6.
Estudio Delion S.R.L., representando al Royal Bank of Canada (Canadá) Versus Compañía de Seguros La Fénix Peruana (Perú)
Este caso es referente a una solicitud de Cancelación contra la Marca "ROYAL" de nuestro representado el Royal Bank of Canada en la clase 36 internacional que distingue Seguros; negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios; esta acción de Cancelación seguida bajo Expediente No.64418-1998 fue presentada por la Compañía de Seguros La Fénix Peruana, basados en un supuesto no uso de la Marca de nuestro representado.
La Resolución de Primera Instancia No.12404-1999/OSD-INDECOPI del 11 de Noviembre de 1999 declaró fundada la acción de Cancelación, pero el Tribunal de defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual revocó dicha acción de Primera Instancia a través de la Resolución No.577-2000/TPI-INDECOPI del 1 de Junio del 2000; dicha Resolución resulta un excelente precedente que aclara los siguientes conceptos:
1. Los Bancos no necesariamente tienen que tener un local comercial en el Perú para poder usar su Marca de Servicio, en este caso "ROYAL" en el Perú, ya que cuando son Bancos de desarrollo de Segundo Piso (es decir prestan servicios y realizan operaciones a nivel corporativo) realizan sus operaciones por transacciones internacionales brindando su servicio a otros Bancos o Corporaciones.
2. Se puede usar una Marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada. Sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteran su carácter distintivo. En el caso presente, se acredita el uso del signo "ROYAL BANK OF CANADA" que sólo contiene una variación de aspectos secundarios de la Marca ROYAL.
3. El término "BANK" es un genérico en la clase 36 a pesar de ser una palabra en inglés. En cuando a la frase "OF CANADA" constituye una indicación geográfica. Ambos términos por ello son irregistrables por si mismos.
7. Estudio Delion S.R.L. (antes World Patents S.R.L.) Versus El Estado Peruano.
El 9 de mayo de 2000, fue remitido a la Secretaría General una comunicación de World Patents S.R.L, en la cual solicitaba la actuación de la Comunidad Andina de Naciones por un posible incumplimiento del Estado Peruano en torno a la exigencia de requisitos adicionales de los previstos en el artículo 93 de la Decisión 344 para el ejercicio del derecho de oposición andina.
Tal como se menciona líneas arriba, nuestro Estudio inició una acción de Incumplimiento ante la Comunidad Andina de Naciones contra el Estado Peruano, ya que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual "INDECOPI" estaba incumpliendo el artículo 93 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, exigiendo la acreditación de "un interés económico real y actual de incursionar dentro del mercado peruano con la Marca sobre la cual se sustenta la Observación", éste es un requisito que no está previsto en el mencionado artículo; ya que lo único que se exige para poder observar una Solicitud de registro a nivel Andino, es acreditar que la Marca que sirve de base para la Observación, está registrada o solicitada con anterioridad en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.
Por lo que el 22 de Enero del 2002 el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones confirma el dictamen de incumplimiento No.19-2000 emitido a nuestro favor por la Secretaria General del mismo organismo, por lo que se decide lo siguiente:
PRIMERO: Declarar el incumplimiento por parte de la República del Perú del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal y del artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión, al haber exigido en los procedimientos de observación al registro de marcas requisitos adicionales a los establecidos en dicha norma.
SEGUNDO: Condenar a la República de Perú, al pago de las costas causadas, con ocasión de la presente acción de incumplimiento, la cual el Tribunal declara fundada, según lo establece el artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
