Circular No. 27

Emitida en Julio 2008

Prioridad del Convenio de París:

Diferencia Horaria entre Japón y Perú

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La Oficina Peruana de Signos Distintivos-INDECOPI, efectuando una correcta interpretación de las normas y sobre todo de las reglas del sentido común, dispuso conceder prioridad a una solicitud japonesa, que fue presentada el 11 de agosto, sobre una solicitud peruana presentada también en la misma fecha.

Dicha decisión fue basada en "la diferencia horaria entre Japón y Perú", es decir la solicitud japonesa fue presentada el 11 de agosto, mientras que la solicitud peruana fue presentada el 11 de agosto a las 12:33 p.m., es decir, las 2:33 a.m. del 12 de agosto en Japón.

En tal sentido, esta feliz iniciativa de la Oficina de Signos Distintivos del Perú sienta un precedente con un criterio que apunta a que la HORA REAL o TIEMPO REAL  sea el que determine que solicitud de derecho de propiedad industrial fue presentada primero, es decir “primero en el tiempo, primero en el derecho”.

Por ello saludamos este práctico criterio que aclara las reglas de juego en materia de registro de marcas, con el cual nos encontramos plenamente de acuerdo puesto que se ajusta plenamente a la realidad.

Normas y leyes referenciales para este caso :   

•  Convenio de París, el cuál reconoce el derecho de cualquier solicitante de registro, para reivindicar la prioridad de su solicitud en otro país miembro, siempre que se efectúe dentro de los 6 meses siguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de este dispositivo legal supranacional.

•  Literal b) del artículo 9° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esto determina que cuando se presente una solicitud de registro en un país miembro, al reivindicarse la prioridad en otro, se entenderá que la segunda solicitud fue presentada en la fecha de la primera.

•  Artículo 6° del Decreto Legislativo Nº 823-Ley de Propiedad Industrial, que menciona que en el caso de una solicitud presentada en Perú, respecto de la cual alguien quiera oponerse invocando una prioridad extranjera de la misma fecha, la prioridad debería ser según la fecha y hora de presentación de la solicitud.

 

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Circular No. 26

Emitida en Junio 2008

Avances del TLC entre el Perú y Estados Unidos

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El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos de América entro en vigencia el 4 de Diciembre del 2007.

En cuanto al tema de la Propiedad Intelectual , el Tratado establece que las partes deberán adherirse a determinados instrumentos internacionales en distintos momentos del tiempo.

Así, a la fecha de entrada en vigor las partes deberán adherirse a los siguientes tratados:

•  Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite (1974).

•  Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977, enmendado en 1980).

•  Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996).

•  Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (1996).

Asimismo, las partes deberán ratificar:

•  Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1970, enmendado en 1979).

•  Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994).

•  Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) (1991).

Se establece que las partes efectuarán sus mejores esfuerzos para ratificar o adherirse a los siguientes instrumentos internacionales:

•  Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000).

•  Arreglo de La Haya sobre el Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (1999).

•  Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas (1989).

Debe entenderse que “mejores esfuerzos” es un término que, en relación a la adhesión a un tratado, de acuerdo con la doctrina, significa que un Estado, por lo menos discutirá dicha adhesión a nivel de su Congreso. En tal sentido, tenemos que la exigencia del TLC en cuanto a este último grupo de tratados se cumplirá si es que el Congreso peruano discute las respectivas adhesiones.

Lamentablemente, a la fecha esta discusión no se ha producido debido al poco tiempo en el que el TLC ha entrado en vigencia. Por tal motivo confiamos que en los siguientes meses se esté discutiendo la adhesión a este último grupo de tratados.

Referente a este tema, el Congreso aprobó el 19 de diciembre del 2007 una ley que delega facultades al Poder Ejecutivo para legislar respecto a esta implementación. Con ello se busca que el Ejecutivo legisle en un plazo de 180 días, temas como:

•  La facilitación del comercio.

•  La mejora en la administración de justicia en materia comercial.

•  La promoción de la inversión privada.

•  El impulso a la innovación tecnológica.

•  La promoción del empleo en las medianas, pequeñas y microempresas, entre otros.

Con ello, el gobierno peruano intenta ahora agilizar el proceso de implementación del tratado, que en los casos de otros TLC, ha demorado hasta dos años. Su meta es tener el TLC implementado a más tardar en Enero del 2009 .

La implementación del tratado pasa por efectuar una adecuación de nuestras leyes de acuerdo a los lineamientos fijados en éste. Para tal fin se han establecido grupos de trabajo, un grupo por cada capítulo del Tratado, (acceso al mercado, servicios, inversiones, etc.). Se espera que todas las modificaciones o los compromisos de modificación de nuestra normativas vigentes estén listas para el 29 de Junio 2008 , fecha en la que vence el plazo de delegación de facultades para normar en cuanto a esta adecuación.

Los principales puntos en los que se debe desarrollar (y en los que se está desarrollando) las modificaciones legales son:

•  Propiedad Intelectual: Se está trabajando en cuanto a la adecuación de la normativa local a los puntos desarrollados en el capítulo 16 del tratado. Las modificaciones y/o compromisos deben quedar fijadas al 29 de Junio 2008. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna modificación aprobada

•  Ajuste de procedimientos aduaneros: Entre estos se puede mencionar:

• El tema de las resoluciones anticipadas ( resoluciones que se piden a las autoridades aduaneras extranjeras antes de efectuarse el embarque, estos temas incluyen los temas de aranceles, normas de origen );
• Los envíos rápidos ( aquí puede mencionarse la campaña exporta fácil que consiste en que por cierto monto las PYMES, Pequeñas y Medianas empresas, pueden exportar );
• Las cooperaciones.

Todos estos puntos se hacen teniendo en cuenta la Ley de facilitación del Comercio Exterior (Junio del 2007), que a la fecha falta reglamentar. Esta norma es el punto que permite la viabilidad del Tratado en el sentido que posibilita que las barreras que dificultan el intercambio de bienes y servicios desde y hacia el país se eliminen, lo cual facilita la integración.

•  Medio ambiente.

En el mes de mayo se efectuo una reunión entre la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz y la representante de Estados Unidos en temas comerciales, Susan Schwabb para informarle respecto al avance de la adecuación del tratado.

Finalmente se espera que el 2009 entre en funcionamiento el TLC completamente adecuado.

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Circular No. 25

Emitida en Marzo 2008

Rectificación de Oficio del Tribunal del INDECOPI por Errores cometidos por la Oficina de Signos Distintivos

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Cuando en Enero 24 del 2002 se publicó la Directiva N ° 02-2001/TRI-INDECOPI se dispuso que las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando estén incursos en alguna causal de nulidad de acuerdo a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

De acuerdo a esta norma, si un acto administrativo expedido por alguna de estas dependencias está viciado, la Sala tiene la potestad de declarar su nulidad de oficio o a pedido de parte.

Queremos comentar el caso en que la declaración de nulidad es efectuada de oficio. Esta posibilidad convierte a cualquier Sala del Tribunal en garante de la legalidad de los actos de esta institución puesto que puede verificar aún de oficio si es que ellos no reúnen los requisitos legales para que puedan cumplir a cabalidad sus objetivos.

Para el caso específico del registro de marcas, muchas veces la Oficina de Signos Distintivos otorga el registro de una marca por encontrar que no es confundible con ninguna de las marcas registradas en el país, pero sucede que el examen de confundibilidad no ha sido efectuado adecuadamente, por lo que en la segunda revisión, efectuada por la Sala, se puede encontrar casos de marcas que sí resultan confundibles con el signo solicitado, motivo por el cual no se puede mantener la resolución que otorga dicho registro, declarándose en consecuencia su nulidad, la cual incluye la orden de devolver los actuados a la primera instancia para que se efectúe un nuevo análisis de confundibilidad tomando en cuenta las marcas obviadas inicialmente.

Este hecho descrito en el párrafo anterior puede traer consecuencias negativas para los usuarios del sistema, a quienes se les puede haber otorgado una marca y por ello han comenzado a invertir dinero y tiempo en publicitar la marca e incluso comercializarla haciéndola muy conocida, sin embargo después ella puede ser anulada de oficio, lo cual da origen a un gran perjuicio económico para el titular de la marca que es anulada.

Es por ello que en la actualidad, el Tribunal de INDECOPI viene interpretando la Directiva N ° 02-2001/TRI-INDECOPI de manera adecuada y restringida, ya que sólo declara la nulidad de oficio cuando la Oficina de Signos Distintivos ha cometido errores garrafales, donde permitir la coexistencia de marcas sería imposible, porque, es claro y obvio que los consumidores se confundirían. Una de las tantas muestras de ello es la Resolución No. 0596-2008/TPI-INDECOPI, la cual declaró nula la Resolución No. 1394-2007/OSD-INDECOPI de fecha 24 de Agosto del año 2007 que había otorgado el registro de la marca XCEL GAS CO. PARASUCO, clase 25 a favor de Confecciones More Cord Division. La nulidad se dio, porque, el Tribunal se percató que no se había evaluado el hecho que existían en la misma clase registradas las marcas XCEL SKATEDUDE y XCEL a nombre de un tercero.

 

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Circular No. 24

Emitida en Noviembre 2007

PERU: Nuevas Políticas para el Registro de

Nombres de Dominio

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A partir del 8 de Diciembre del 2007, entran en vigencia los registros para los dominios de segundo nivel (Ej.: xxxx. pe ), además de ser más cortos, fáciles de recordar, los nuevos dominios ".pe" son más rápidos de tramitar y podrán ser comercializados por todos aquellos que así lo desean.

Entre otras ventajas que los dominios de segundo nivel “pe” tienen tenemos:

• La posibilidad de usar caracteres especiales como: á, é, í, ó, ú ñ, ü.
• La eliminación de las restricciones actuales sobre el registro de toponímicos peruanos y apellidos.
• El registro y pago del nombre de dominio podrá ser vía on-line.
• Asimismo, no habrá mas un plazo de 10 días para presentar oposición a un nombre de dominio.

Las personas que estimen afectados sus derechos sobre el registro de un nombre de dominio “.pe”, podrán resolver los conflictos aplicando la Política de Solución de Controversias.

La Política resolverá las controversias que surjan respecto al uso de nombres de dominio y marcas, cuando concurran las siguientes circunstancias:

1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios anteriormente registrada o solicitada en Perú y sobre la que el reclamante tiene derechos; y

2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

3. El nombre de dominio se utiliza de mala fe.

Por otro lado, los usuarios que ya tengan un dominio de tercer nivel (ej.. xxxxx. com.pe ) tienen una prioridad de hasta el 7 de Diciembre para reservar su nombre de dominio en segundo nivel xxxxx.pe sobre cualquier otro tercero interesado.

 

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Circular No. 23

Emitida en Octubre 2007

Nombre Comercial y Oposición Andina

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El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina Decisión 486 - artículo 147, señala que es posible presentar oposición en base a una marca registrada o solicitada con anterioridad en dicha Comunidad contra una solicitud de registro en otro país miembro, la norma expresa que la oposición debe ser efectuada contra una solicitud de registro de marca, dejando un vacío con respecto a otras figuras jurídicas como por ejemplo: el Nombre Comercial, es decir, no se señala absolutamente nada con respecto a si el titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad en la Comunidad Andina puede o no oponerse a una solicitud de registro de un Nombre Comercial en otro país miembro de la Comunidad Andina.

La RATIO LEGIS (razón de ser) del artículo 147 es buscar la INTEGRACIÓN , es decir, tratar de que en toda la Comunidad Andina los registros de una misma marca tengan el mismo titular, por ello es que se permite la ya famosa OPOSICIÓN ANDINA .

Por ello creemos que en caso una persona natural o jurídica cuente con una solicitud de marca prioritaria (anterior en el tiempo) en algún país de la Comunidad Andina y en otro país se solicite el registro de un Nombre Comercial con la misma marca, la oposición debería ser Declarada Fundada, es cierto, que la norma no estipula nada con respecto a las solicitudes de Nombres Comerciales, pero creemos que si la RATIO LEGIS del artículo 147 es la INTEGRACIÓN, y por ello se permite efectuar oposiciones contra marca solicitadas, también debe permitirse lo mismo contra Nombres Comerciales, ya que finalmente el Nombre Comercial distingue actividades comerciales que definitivamente pueden causar confusión con respecto a la marca ya registrada o solicitada con anterioridad. Lo que si el opositor deberá tomar en cuenta siempre que su marca o solicitud de marca sea anterior a la fecha en que el solicitante del Nombre Comercial reivindica el primer uso del mismo.

 

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Circular No. 22

Emitida en Julio 2007

Derecho de Preferencia versus Oposición Andina:

Un vacío normativo que genera despropósitos jurídicos en la resolución de procedimientos marcarios al interior de la administración peruana

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El artículo 168º de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece que quien obtiene la cancelación de una marca por falta de uso tiene el Derecho Preferente para solicitar el registro de dicha marca, este derecho preferente tiene vigencia desde la fecha que se presenta la acción de cancelación por no uso, hasta tres (3) meses después que la marca es cancelada.

A su vez, el artículo 147º del referido compendio normativo sostiene que para presentar oposición en base a la comunidad andina, el oponente deberá tener registrada o solicitada con anterioridad una marca idéntica o similar, en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador), respecto de los cuales el uso de la marca solicitada pueda inducir al público a error, por ejemplo: si el titular o el solicitante del registro de una marca en Colombia se opone a la solicitud de registro de una marca en Bolivia, deberá éste argumentar que de coexistir dichas marcas inducirán al público a error respecto de la procedencia de los productos distinguidos por éstas . Asimismo Para ello, el opositor deberá demostrar tener legítimo interés en el mercado donde formula la oposición, debiendo para ello solicitar el registro de su marca en el país donde presentó la oposición.

El problema se suscita en el siguiente escenario: A solicita la cancelación de la marca X en Perú y luego solicita el registro de la misma marca en el mismo país. B, es extitular de la marca X en Perú, ya que a éste le fue cancelada la marca y titular de la misma en Colombia, amparado en el artículo 147 de la decisión 486, formula oposición a dicha solicitud en base al registro de la marca X en Colombia. Para demostrar el interés en el mercado peruano solicita el registro de la marca X en Perú. Por tanto, se produce un choque de derechos. Por un lado, A tiene el Derecho de Preferencia para obtener el registro de la marca X, mientras que B tiene el derecho que le otorga el haber hecho ejercicio de la Oposición Andina. ¿A quién se debe preferir?

Ante esta disyuntiva se enfrentó la Oficina de Signos Distintivos al resolver el expediente Nº 134515-2001, correspondiente a la solicitud de registro de la marca “BLANCANOVA”, por parte de LABORATORIO CITY S.A. de Chile, quien había obtenido la cancelación por falta de uso de dicha marca, anteriormente de titularidad de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION (hoy WYETH), de Estados Unidos de América. WYETH se opuso en base al registro de dicha marca en Colombia, para lo cual presentó la respectiva solicitud en Perú, con lo que la Oficina de Signos Distintivos, al igual que la Sala de Propiedad Intelectual, resolvió otorgándole preferencia a la Oposición Andina , con lo que se denegó el registro de la marca cuya cancelación se había logrado siguiendo todos los requisitos que la ley exige.

Consideramos que la decisión adoptada por la administración en este caso fue inadecuada, puesto que otorgó protección al sujeto de derecho poco diligente, quien permitió que su marca caiga en desuso y que sufrió –con toda justicia- el castigo de perder el registro respectivo, en desmedro de aquél que demostró interés y deseos de usar dicha marca, es decir, del sujeto de derecho diligente.

El adoptado por el INDECOPI no sólo es un criterio inadecuado por inepto, sino también por nefasto, puesto que con él se ha sentado un precedente –felizmente no vinculante, pero que puede ser invocado por cualquier interesado- que permite a todas aquellas personas que cuenten con los medios económicos para registrar marcas en más de un país de la Comunidad Andina , poder adueñarse de las mismas sin importar si las usan en el comercio o no: basta tan sólo que alguien con legítimo interés solicite la cancelación de una de aquellas marcas para que inmediatamente las defienda utilizando la Oposición Andina , con lo que el Derecho Preferente quedaría completamente privado de contenido y se consagre un monopolio de marcas, signos que tienen una naturaleza eminentemente comercial y que se caracterizan por poseer una finalidad dinámica per se , ahora convertidos en pétreos escombros de una actividad que se congela y muere gracias a descabelladas resoluciones.

La solución en estos casos es bastante fácil, y es tomar como criterio para estos, el hecho que a la persona natural o jurídica, que se le canceló la marca, no solamente pudo defenderse probando el uso de la marca en el territorio del país donde se efectúa la cancelación, sino en cualquier país de la Comunidad , ya que así lo estipula la Decisión 486, por tanto no tiene ningún sentido declarar fundada una oposición andina del mismo titular de la marca que fue cancelada, ya que el sistema se vuelve totalmente incoherente y deja sin contenido al derecho preferente, por tanto las acciones de cancelación por no uso, se vuelven inservibles y poco prácticas, ya que por increíble que parezca, la persona que no usa la marca, que por ello no genera competencia en el mercado, tiene un mejor derecho que aquélla que si tiene interés, y que actúa diligentemente solicitando la cancelación de la marca y posteriormente su registro.

 

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Circular No. 21

Emitida en Febrero 2007

PERÚ- Resoluciones Contradictorias en

materia de Cancelaciones Por No Uso

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En el año 2005, por Resolución No. 1183-2005/TPI-INDECOPI, se establecieron los criterios para determinar la Cancelación Por No Uso de una marca, siendo la mencionada Resolución Jurisprudencia Obligatoria.

En esta Resolución se establecieron los siguientes criterios:

Primero : la norma tiene carácter obligatorio , es decir, la autoridad tiene la obligación de cancelar parcialmente un registro respecto de los productos o servicios cuyo uso no haya sido probado.

Por tanto, la norma tiene carácter imperativo y es obligación de la autoridad administrativa cancelar parcialmente un registro, así esto no haya sido solicitado por el accionante.

Segundo : sobre la identidad o similitud de los productos o servicios, debe evaluarse lo siguiente:

a) si se ha acreditado el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca;

b) si se acredita el uso para un producto o servicio que no esté en la lista de productos o servicios que distingue la marca registrada, se deberá verificar la similitud con los productos o servicios detallados en la lista, o en todo caso si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos por la marca.

En consecuencia, la marca no deberá ser cancelada si se ha acreditado el uso para productos relacionados, ya que se considera que el mercado relevante de los productos similares y los expresamente detallados en la lista que distingue la marca están estrechamente ligados.

Sin embargo y a pesar de que existe esta Jurisprudencia Obligatoria, el Tribunal de INDECOPI ha emitido la Resolución No. 0289-2007/TPI-INDECOPI, la cual establece un criterio totalmente distinto, esta nueva Resolución señala lo siguiente:

“La intención de la norma – a criterio de la Sala - no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”,…. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de una marca respecto de los productos o servicios para los cuales efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para “sus similares”, se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca, generando ello una contravención a lo dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486.

Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la marca para alguno de los supuestos antes descritos, se procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.

Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca”.

Nos parece bastante lamentable que el Tribunal de INDECOPI haya emitido esta Resolución, dado que en ningún momento señala de manera clara el porqué se está contradiciendo o dejando sin efecto una Resolución del mismo Tribunal que tiene carácter de Jurisprudencia Obligatoria.

Pero lo peor no es lo señalado anteriormente, sino, lo increíble es que la mencionada Resolución se contradice a si misma, dado que primero permite que se cancele una marca para productos similares, porque, sólo debe protegerse los productos para los cuales se probó el uso, y después señala que la persona que presentó la acción de cancelación y pudo cancelar la marca para algunos productos podrá solicitar la misma para estos productos, pero que ello no le asegura el registro de la marca, dado que la nueva solicitud pasará por un análisis por parte de la autoridad respectiva.

Para ilustrar lo dicho anteriormente, pongamos un ejemplo: una persona solicita la cancelación de la marca A para que distingue zapatos, y prendas de vestir, el titular prueba el uso sólo para prendas de vestir, la marca será cancelada para zapatos. Entonces la persona que solicitó la cancelación, por obvias razones solicitará la marca para zapatos, sin embargo y a pesar de contar con una sentencia favorable, lo más probable es que la autoridad no permita el registro, dado que los zapatos y las prendas de vestir son productos estrechamente relacionados y esto es una causal de irregistrabilidad.

La verdad no entendemos esta resolución, dado que no tiene ningún sentido cancelar una marca para determinados productos, para que después el titular de la marca cancelada parcialmente pueda impedir el registro de la misma por parte del accionante en la acción de cancelación para los productos que fue cancelada la marca.

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Circular No. 20

Emitida en Enero 2007

PERÚ- Efectos de la Renuncia de Venezuela a la Comunidad Andina

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Como es sabido, Venezuela renunció al acuerdo de Cartagena, y por tanto ya no es más miembro de la Comunidad Andina.

Respecto a esto, los que trabajamos en Propiedad Intelectual teníamos la duda acerca de qué se haría con los casos que están pendientes de ser resueltos en materia de oposiciones andinas basadas en un registro venezolano, las cuales fueron presentadas antes que Venezuela renunciara a dicho Acuerdo.

El día 27 de Junio del año 2006, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resolvió el Proceso 145-AI-2005 referente a una acción de incumplimiento presentada contra la República de Venezuela, en dicha Resolución el Tribunal se inhibió de seguir conociendo la acción de incumplimiento1 , porque Venezuela ya no era más miembro de la Comunidad desde el 22 de Abril del año 2006 (fecha en que el mencionado país denunció el Acuerdo).

Esta sentencia la viene aplicando la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI para los casos de oposiciones andinas basados en una marca venezolana, oposiciones que fueron presentadas antes que Venezuela denunciara al Acuerdo es decir, antes del 22 de Abril del año 2006.

Con relación a esto, nosotros creemos que a fin de otorgar una mayor seguridad jurídica al sistema comunitario, y a pesar de que la sentencia arriba mencionada tiene lógica, esta debería imponer alguna sanción a Venezuela, dado que este país incumplió una obligación de hacer o no hacer en el momento en que era miembro del Acuerdo de Cartagena.

Por tanto, el afectado y promotor de la acción de incumplimiento debe tener el derecho a solicitar una indemnización por el periodo que va desde el momento en que se dio el incumplimiento hasta cuando Venezuela dejó de ser miembro del Acuerdo.

En concordancia con lo dicho anteriormente, la Oficina de Signos Distintivos, debería resolver de acuerdo a los hechos y derechos existentes en el momento en que se interpuso la oposición, y no a los que existen en el momento en que se resuelve la oposición, ya que ello atenta contra la seguridad jurídica, además de que perjudica a los casos que son resueltos después de la denuncia del Acuerdo por parte de Venezuela; por ejemplo podría suceder que se presenten dos oposiciones en base a un registro venezolano, en expedientes totalmente independientes, las dos en la misma fecha, y una es resuelta antes del 22 de Abril del 2006 y otra es resuelta después del 22 de Abril del 2006, la resuelta antes del 22 de Abril será declarada fundada, mientras que la resuelta después será declarada improcedente.

En conclusión creemos que la manera más adecuada de resolver sería que todas las oposiciones presentadas antes del 22 de Abril del año 2006 en base a un registro o solicitud venezolana, fueran declaradas procedentes ya que en ese momento Venezuela gozaba de los privilegios de ser parte de la Comunidad Andina.

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1 los efectos de una sentencia de incumplimiento son:

Primero : obligar al país que incumple a adoptar las medidas necesarias para que efectúe las obligaciones de hacer o no hacer impuestas por la sentencia.

Segundo : la sentencia de incumplimiento constituye título legal y suficiente para que el denunciante pueda solicitar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

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Circular No. 19

Emitida en Septiembre 2006

JURISPRUDENCIA SOBRE CANCELACIÓN POR NO USO

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Con fecha 11 de Agosto del año 2006 fue emitida la Resolución No. 1140-2006/TPI - INDECOPI, la cual Revocó la Resolución No. 5444-2006/OSD-INDECOPI, y por tanto Declaró Infundada la Acción de Cancelación Por No Uso presentada contra el Certificado de la marca “CAMBER” y Etiqueta.

La mencionada Resolución se basó en que existen indicios que hacen suponer que la marca “CAMBER” y etiqueta estaba siendo comercializada, a pesar que:

• En las facturas que presentó el titular de la marca no se consignaba la marca “CAMBER”.
• El titular presentó muestras de las etiquetas pero dichas muestras no correspondían a la etiqueta registrada ante la oficina peruana de marcas y patentes - INDECOPI.
• Sólo en las facturas aparecía como Nombre Comercial la denominación “CAMBER”.

Nosotros creemos que El Tribunal del INDECOPI resolvió de manera bastante inadecuada, dado que las muestras de los productos, y las facturas presentadas en ningún momento permitían establecer con claridad que la marca utilizada era igual a la marca registrada o por lo menos se debió haber probado que se comercializo el signo utilizándolo con una variación secundaria (lo cual esta permitido por la ley de Propiedad Industrial).

Creemos que en este caso, El Tribunal pudo ir más allá y establecer haciendo una Interpretación adecuada de las normas, que si bien no se ha probado, de manera fehaciente, el uso de la marca “ CAMBER ” y etiqueta, si se ha probado el uso de ésta como Nombre Comercial , y por tanto no tiene ningún sentido cancelar por no uso la marca , dado que el derecho al Nombre Comercial se adquiere por el uso, y sólo el titular de un Nombre Comercial puede hacer el uso del signo como marca y viceversa, y por tanto si bien el titular de la marca no la usó como tal, si la usó como Nombre Comercial, y por ello, solamente él la puede usar como marca.

Así no tendría sentido Cancelar la marca, dado que el que Canceló la marca, no va a poder registrarla como tal, ya que existe un derecho anterior surgido del uso del Nombre Comercial.

 

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Circular No. 18

Emitida en Agosto 2006

PERU-PROTECCION DE PRODUCTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

(TRANSGENICOS)

¿VENTAJAS O DESVENTAJAS?

El pasado 11 de julio del 2006 el Congreso de la República aprobó la Ley General de Desarrollo de la Biotecnología Moderna, la misma que ha pasado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Dicha ley abriría las puertas a la investigación y el comercio de productos transgénicos en el Perú. Al respecto el INDECOPI* habría alertado que los temas de patente no pueden considerarse en una ley diferente a la de propiedad industrial y estaría preocupado por la posibilidad que se abran las puertas a las patentes de los productos originarios peruanos.

Como se sabe los productos transgénicos son obtenidos a partir de un organismo modificado por ingeniería genética, es decir es aquel obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otras especies para producir una característica deseada, por ejemplo tomar los genes de un animal resistente al frío e incorporarlos a otro para su mejora. Hay que tener en cuenta que así como existen beneficios de los alimentos transgénicos, como son para la salud (nutricionales), preservación (o de duración de la vida de los alimentos) y de producción (mejor utilización de la tierras de cultivo, menor uso de pesticidas), también existen riesgos potenciales por su consumo como son posible generación de resistencia de las bacterias a algunos antibióticos, reacción alérgica a los nuevos alimentos en personas susceptibles.

Sin embargo creemos que habría que poner en la balanza los factores riesgo versus beneficio yconsiderar sistemas de control para los ingresos de estos productos en el reglamento de la ley.

INDECOPI= Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

 

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Circular No. 17

Emitida en Julio 2006

Inconvenientes entre la Marca y el Nombre Comercial

Como podrán saber la diferencia sustancial y más importante entre una Marca y un Nombre Comercial, es que el derecho sobre una Marca se obtiene por el registro, mientras que el derecho sobre el Nombre Comercial se adquiere por el uso.

Asimismo, el Decreto Legislativo 823 - Ley de Propiedad Industrial señala que sólo el titular de una marca podrá utilizar el signo como Nombre Comercial, y viceversa, sin embargo la Decisión 486 - Régimen Común Sobre Propiedad Industrial plantea esta situación de manera diferente, ya que señala en su artículo 192 que el titular de un Nombre Comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

La Oficina de Signos Distintivos, así como el Tribunal del INDECOPI - Sala de Propiedad intelectual diferencian estas dos figuras jurídicas, por ello por ejemplo, cuando se efectúa una Acción de Cancelación por No Uso de una marca, requieren que el titular demuestre con comprobantes de pago, el uso de la misma, por ello en la parte descripción ubicada en los comprobantes de pago debe detallarse la marca, en caso la denominación que conforma la marca apareciera en la parte alta del comprobante de pago, estos ya no servirán como prueba para acreditar el uso de la misma. Por ello la Acción de Cancelación por No Uso sería declarada fundada.

Lamentablemente este criterio usado por la Oficina trae varios inconvenientes, como por ejemplo:

Primero: muchas veces se termina cancelando marcas que si se encuentran en uso, debido a que la gran mayoría de comerciantes no mencionan en la parte de la descripción de sus comprobantes de pago, la marca de los productos o servicios que venden.

Segundo: se termina cancelando la marca, a pesar que en los comprobantes de pago se ha acreditado el uso de la denominación como Nombre Comercial, ya que esta figura en la parte alta de la factura o boleta.

Es cierto que estos comprobantes no demuestran el uso del signo como marca, pero también es cierto de que si demuestran el uso del signo como Nombre Comercial, por lo que automáticamente se está corroborando que existe un derecho, ya que el derecho sobre el Nombre Comercial se adquiere por el uso y no por el registro.

Tercero: no tiene sentido lógico - jurídico cancelar la marca, si la persona afectada por esta cancelación tiene el derecho sobre el Nombre Comercial, ya que dicha persona puede impedir que cualquier tercero, incluyendo la persona natural o jurídica que solicitó la cancelación, registre la denominación como marca o la use en el mercado.

En nuestro estudio se han presentado innumerables casos iguales o similares a éste, finalmente el titular que pierde la marca solicita el signo como Nombre Comercial y vuelve a adquirir el derecho que tiene sobre esta, impidiendo que terceros registren el signo como marca o lo utilicen en el mercado.

Lo más increíble es que al poseer el signo como nombre comercial, impide que éste sea registrado por quien canceló la marca por no uso, por ello de nada le valió al tercero cancelar la marca, dado que después la persona que se vio afectada por la Acción de Cancelación por No Uso, le impedirá a éste su registro y uso.

Como podemos apreciar este tipo de Decisiones de la Oficina de Signos Distintivos, así como del Tribunal del INDECOPI, generan costos muy altos para las dos partes, costos elevados que se pueden evitar si cuando se solicita la cancelación por no uso de la marca, la Oficina de Signos Distintivos resuelve no Cancelarla, a pesar que el uso como marca no había sido demostrado; pero si el del nombre comercial.

 

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Circular No. 16

Emitida en Abril 2006

PERÚ - Registros Gratuitos de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas ante INDECOPI

Mediante la modificación del Decreto Supremo No. 088-2005-PCM - Texto Único de Procedimientos Administrativos del *INDECOPI publicado el Lunes 20 de Marzo del 2006, se ha declarado la gratuidad de los Procedimientos de Protección de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados con los Recursos Biológicos.

Dicha norma lo que busca es la Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas a través del Registro de éstos; pudiendo los titulares de tales registros proteger sus conocimientos contra la revelación, adquisición o uso de tales conocimientos sin su consentimiento.

Con el fin de resguardar de manera práctica estos derechos, este dispositivo faculta al titular a ejercer una acción por *infracción, incluso en el caso que no se hubiera infringido el derecho aún, y sólo exista un peligro inminente de que este pudiera ser infringido.

*INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
*Infracción: Violación de una ley, norma o derecho, especialmente las referidas a la propiedad Industrial o intelectual.

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Circular No. 15

Emitida en Marzo 2006

INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE PUBLICIDAD

EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

La Comisión de Represión de la Competencia Desleal, por Resolución No. 087-205/CCD-INDECOPI sancionó a Tiendas por Departamento RIPLEY S.A. (RIPLEY) por infringir el artículo 4 del Decreto Legislativo 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dicho artículo contiene El Principio de Veracidad - "Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de venta".

RIPLEY estuvo vendiendo calzado, anunciándolo como si fuera de cuero, cuando en realidad el producto no estaba hecho básicamente de tal material, ello indujo a error a los consumidores, además de que dicha empresa sacó una ventaja competitiva en el mercado de esta información falsa.

Por ello La Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI sancionó a esta empresa con lo siguiente:

PRIMERO: impuso una Multa de dieciocho (18) Unidades Impositivas Tributarias - U.I.T. (cada U.IT es equivalente a US$1,000.00 aproximadamente).

SEGUNDO: cese definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios que engañan los consumidores.

TERCERO: inscribir a RIPLEY en el Registro de Infractores.

CUARTO: pagar las costas*¹ y costos del proceso a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC.

Esta Resolución ha sido ratificada por la segunda instancia administrativa - La Sala de Defensa de La Competencia del Tribunal del INDECOPI.

Además, Tiendas Ripley también ha sido multada con 8 UIT (US$8,000.00 dólares aproximadamente) por ofrecer casacas de "cuero ecológico", cuando en realidad se trataba de casacas de material sintético.

*¹Costas y costos, incluyen no solo los pagos fiscales sino también los honorarios de abogados y/u otro personal en una acción. Las costas son usualmente pagables por la parte perdedora en una acción legal.

 

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Circular No. 14

Emitida en Febrero 2006

¿COMO OBTENER EL SELLO DE CALIDAD
"HECHO EN PERU"?

El día 30 de Diciembre del año 2005 salió publicado el Decreto Supremo No. 030-2005-PRODUCE el cual reglamenta la Ley No 28312. Estas dos normas establecen las condiciones para que una empresa peruana pueda utilizar el Sello De Calidad "HECHO EN PERÚ"

Entre uno de los requisitos más importantes es que el producto cuente con la Obtención de la Certificación de conformidad con la norma técnica peruana, extranjera o internacional vigente, la cual es otorgada por un organismo de evaluación autorizado por el Ministerio de la Producción. Este requisito, obliga a los productores que quieran utilizar el sello "HECHO EN PERÚ", a que sus productos cuenten con estándares mínimos de calidad.

Asimismo, estas normas establecen sanciones a los que utilizan este sello de calidad sin la debida autorización, siendo la principal una multa de 10 IUT($10,000 aproximadamente) por cada infracción cometida, asimismo la autoridad competente podrá dictar medidas cautelares que impliquen el retiro del mercado únicamente de los productos que cuenten con el sello "HECHO EN PERÚ" sin la debida autorización.

 

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Circular No. 13

Emitida en Enero 2006

NUEVA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA

-PERU-

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Se ha establecido como Jurisprudencia Obligatoria la Resolución No. 1183-2005/TPI-INDECOPI, sobre la Acción de Cancelación por no Uso presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. contra el registro No. 26408, de la marca denominativa “PETALO” de MEDIFARMA S.A. En lo referente a los criterios que se deben de tener en cuenta al aplicar el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.

Los criterios que se establecen en la aludida Resolución son los siguientes:

Primero: la norma tiene carácter obligatorio, es decir, la autoridad tiene la obligación de cancelar parcialmente un registro respecto de los productos o servicios cuyo uso no haya sido probado.

Esto quiere decir, que la norma tiene carácter imperativo, y que es obligación de la autoridad administrativa cancelar parcialmente un registro, así no haya sido solicitado por el accionante.

Segundo: sobre la identidad o similitud de los productos o servicios, debe evaluarse lo siguiente:

a) si se ha acreditado el uso de la marca para un producto o servicio idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos o servicios de la marca;

b) si se acredita el uso para un producto o servicio que no esté en la lista de productos o servicios que distingue la marca registrada, se deberá verificar la similitud con los productos o servicios detallados en la lista, o en todo caso si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un género de productos o servicios distinguidos por la marca.

En caso se acreditará el uso de la marca para distinguir productos o servicios que no se encuentran en ninguno de los anteriores supuestos, se cancelará la marca, dado que se ha probado el uso para productos o servicios que no son los mismos para los cuales fue registrada la marca, o que no son similares o que no se encuentran dentro de los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca.

Esta interpretación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 ha sido bien fundamentada por el Tribunal de INDECOPI argumentado que la norma lo que busca es descongestionar el registro de marcas en el mercado, para permitir que nuevos solicitantes puedan acceder al registro de la marca (Finalidad Funcional del uso obligatorio de la marca).

 

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Circular No. 12

Emitida en Diciembre 2005

ARREGLO DE LISBOA: Denominaciones de Origen

Recién el pasado 12 de Noviembre del 2005 el Ministerio de Relaciones Exteriores ha comunicado oficialmente que el “Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las denominaciones de Origen y su Registro Internacional” entró en vigencia para el Perú el 16 de Mayo del 2005.

Que el Perú entre a formar este tipo de acuerdos, muestra claramente que nuestro país tiene una política de amplia protección de la Propiedad Intelectual en cualquiera de sus formas.

La finalidad del Arreglo de Lisboa consiste en dar protección a las denominaciones de origen, o sea, la “denominación geográfica de un país, de una región, o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos” (Artículo 2 del mencionado Arreglo).

La Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra, registra esas denominaciones a petición de las autoridades competentes del Estado contratante interesado. Luego La Oficina Internacional comunica el registro a los demás Estados contratantes. Es bueno acotar que un estado puede declarar dentro del plazo de un año que no puede conceder la protección de una denominación registrada. Por último debemos mencionar que todos los estados contratantes deben proteger la denominación registrada internacionalmente mientras continúe la protección en el país de origen. (Fuente: OMPI http://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/summary_lisbon.html)

 

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Circular No. 10

Emitida en Septiembre 2005

NUEVO SUPUESTO LEGAL DE MALA FE

Como es de vuestro conocimiento en el Perú, el derecho sobre una marca surge a partir de su registro ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. Es por ello que muchas veces sucede, que personas inescrupulosas solicitan marcas que ya están siendo usadas por terceros pero que aún no han sido registradas.

Ante ello, la Oficina de Signos Distintivos, y la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, de manera acertada, han negado otorgar muchos registros de marcas, presumiendo que los solicitantes de éstas han actuado de MALA FE, es decir que ellos ya conocían la marca, y por tanto sabían que estas pertenecían a terceros.

Conforme a lo arriba mencionado, se ha establecido de manera jurisprudencial (esto es a través de casos precedentes) que para presumir la MALA FE del solicitante se tienen que dar los siguientes supuestos:

Primero: que el solicitante de la marca se dedique al mismo giro del negocio que el legítimo titular de la marca, es decir que se pruebe que conoce el mercado al cual va dirigido la marca que está solicitando. Ello es bastante fácil, ya que si el solicitante ha depositado una marca para distinguir determinados productos o servicios, es porque, conoce ese mercado.

Segundo: la persona natural o jurídica que se opone al registro debe probar que uso la marca en el mercado peruano antes que el solicitante presentara ésta ante la Oficina Peruana de Marcas. Para ello INDECOPI exige que la marca haya sido comercializada en nuestro país con un nivel de ventas bastante alto.

Conclusión: Creemos que es acertada la manera en que INDECOPI, en estos años viene resolviendo este tipo de casos. Además existen bases en la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina para resolver de esta manera.

Por ejemplo:

• en Doctrina a este tipo de MALA FE se le llama COPIA SERVIL.

• la Jurisprudencia ha recogido de manera adecuada este supuesto, ya que el artículo 8 de la Convención Interamericana de Washington lo menciona de manera expresa, sin embargo es bueno aclarar que son muy pocos los países miembros de este Convenio, por lo que alguien podría objetar que INDECOPI en el caso de marcas provenientes de otros países no miembros del Convenio, se estaría resolviendo inadecuadamente.

Nuestra posición es que ello no es así, dado que si bien este tipo de supuesto de MALA FE no está legislado de manera expresa en la Decisión 486 - Régimen Común Sobre Propiedad Industrial o en el Decreto Legislativo 823 - Ley de propiedad Industrial, si se puede hacer una interpretación para poder aplicarlo, debido que ambas normas señalan que los supuestos que ellos si detallan como ejemplos de MALA FE, no son los únicos que se pueden dar y que sólo los detallan a modo de ejemplo, por tanto no estamos ante una lista cerrada (Numerus Clausus), sino ante una lista abierta que admite otros supuestos (Numerus Apertus) y que permite que otros casos de MALA FE que no están regulados expresamente en la ley, puedan también ser incluidos.

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