CIRCULAR Nº 10
EMITIDA EN SEPTIEMBRE 2005
PERU
 

 
NUEVO SUPUESTO LEGAL DE MALA FE
 
 

Como es de vuestro conocimiento en el Perú, el derecho sobre una marca surge a partir de su registro ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI . Es por ello que muchas veces sucede, que personas inescrupulosas solicitan marcas que ya están siendo usadas por terceros pero que aún no han sido registradas.

Ante ello, la Oficina de Signos Distintivos, y la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI , de manera acertada, han negado otorgar muchos registros de marcas, presumiendo que los solicitantes de éstas han actuado de MALA FE , es decir que ellos ya conocían la marca, y por tanto sabían que estas pertenecían a terceros.

Conforme a lo arriba mencionado, se ha establecido de manera jurisprudencial (esto es a través de casos precedentes) que para presumir la MALA FE del solicitante se tienen que dar los siguientes supuestos:

Primero: que el solicitante de la marca se dedique al mismo giro del negocio que el legítimo titular de la marca, es decir que se pruebe que conoce el mercado al cual va dirigido la marca que está solicitando. Ello es bastante fácil, ya que si el solicitante ha depositado una marca para distinguir determinados productos o servicios, es porque, conoce ese mercado.

Segundo: la persona natural o jurídica que se opone al registro debe probar que uso la marca en el mercado peruano antes que el solicitante presentara ésta ante la Oficina Peruana de Marcas. Para ello INDECOPI exige que la marca haya sido comercializada en nuestro país con un nivel de ventas bastante alto.

Conclusión: Creemos que es acertada la manera en que INDECOPI , en estos años viene resolviendo este tipo de casos. Además existen bases en la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina para resolver de esta manera.

Por ejemplo:

  • en Doctrina a este tipo de MALA FE se le llama COPIA SERVIL .

  • la Jurisprudencia ha recogido de manera adecuada este supuesto, ya que el artículo 8 de la Convención Interamericana de Washington lo menciona de manera expresa, sin embargo es bueno aclarar que son muy pocos los países miembros de este Convenio, por lo que alguien podría objetar que INDECOPI en el caso de marcas provenientes de otros países no miembros del Convenio, se estaría resolviendo inadecuadamente.

Nuestra posición es que ello no es así, dado que si bien este tipo de supuesto de MALA FE no está legislado de manera expresa en la Decisión 486 - Régimen Común Sobre Propiedad Industrial o en el Decreto Legislativo 823 - Ley de propiedad Industrial , si se puede hacer una interpretación para poder aplicarlo, debido que ambas normas señalan que los supuestos que ellos si detallan como ejemplos de MALA FE , no son los únicos que se pueden dar y que sólo los detallan a modo de ejemplo, por tanto no estamos ante una lista cerrada (Numerus Clausus), sino ante una lista abierta que admite otros supuestos (Numerus Apertus) y que permite que otros casos de MALA FE que no están regulados expresamente en la ley, puedan también ser incluidos.