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Pruebas de uso de Marcas Figurativas y Mixtas

“La Sala de Propiedad Intelectual recientemente ha emitido una muy interesante resolución que sostiene que los productos que no están cubiertos por una marca registrada pero son similares a los productos específicamente mencionados en un certificado de registro, prueban que los productos han sido efectivamente usados y por tanto el registro no puede ser cancelado.



 

La oficina peruana de propiedad intelectual —INDECOPI— tomo en cuenta una jurisprudencia del año 2005, la cuál establece este criterio para mantener los registros respecto de productos cuyo uso no había sido probado para los productos específicamente registrados pero que sí se había probado el uso respecto de productos muy vinculados y que no estaban especificados en el texto del registro.
Modificaciones secundarias 

Hay otra resolución interesante sobre el uso de una marca figurativa que estaba formada por algunas letras y por el nombre de la compañía escrita dentro de un oval. 

Debido al cambio del propietario del registro, el nombre de la compañía escrito en el borde del oval fue borrado, y la marca entonces solo estuvo formada por las letras y el oval.

La oficina peruana de marcas correctamente entendió que esta fue una modificación secundaria por lo que se comprendió que estábamos dentro de los alcances de lo establecido en el artículo 166º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida que dicha norma establece que “(…) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
Asimismo, en ambas resoluciones se ha determinado el uso de los signos materia de cancelación en base a la presentación de catálogos que contiene los códigos y fotografías de los productos cuyos códigos se detallan en las facturas que se presentaron para demostrar el uso del signo, toda vez que en el caso de signos mixtos no basta que en las facturas se consigne sólo su forma denominativa y que es muy poco práctico consignar el signo con todos sus elementos figurativos.

Es por ello que correctamente la administración ha efectuado un examen detallado de todos estos elementos para poder establecer la cadena probatoria de uso de la marca, encontrando que efectivamente, en ambos casos las marcas han sido correctamente utilizadas.

Estas son muy buenas noticias ya que se están marcando las pautas para todos los protagonistas del mercado quienes ahora tienen clara la forma en que se deben utilizar las marcas figurativas y mixtas para evitar eventuales cancelaciones, favoreciéndose por otro lado, las inversiones en el sentido que hay seguridad para utilizar las marcas e incursionar en el mercado nacional con reglas de juego claras.

 

 


Autor: Alain C. Delion