Este artículo considera los criterios utilizados por la Oficina de Marcas del Perú para resolver la cancelación por no uso de marca.

Decisión 486 de la Comunidad Andina

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en Perú, una marca puede ser cancelada cuando no se ha usado durante tres años después de recibir el respectivo certificado de registro.

Problemas en la interpretación por parte de la administración

Hay problemas en la interpretación por parte de la administración sobre el momento en que  dicha notificación es recibida. Ellos creen necesario que el certificado sea físicamente recogido en la división de registro del INDECOPI a fin de que se considere que la notificación que otorga la marca ha sido «recibida».

Esta interpretación significa que el solicitante puede recoger el certificado después de muchos meses o incluso años posteriormente a la emisión de la notificación, o incluso no tener la notificación. Esto hace que sea imposible empezar a contar los tres años de no utilización de la marca con el fin de solicitar su cancelación.

Esperamos que este enfoque cambie para que la fecha de llegada del certificado en su casilla en la división de registro se convierta en la fecha de inicio del período de tres años.

Interpretación de la administración del artículo 166 de la Decisión 486 sobre el uso adecuado de una marca:

La experiencia derivada de las resoluciones demuestran que la administración peruana es muy estricta en cuanto a las marcas mixtas o figurativa, que requieren pruebas que demuestran el uso de la marca exactamente en la forma en que fueron expedidas.

Marcas denominativas versus figurativas y las cancelaciones por no uso de marca

Las marcas denominativas no causan tantos problemas como las marcas figurativas, ya que es necesario demostrar solamente el uso de la palabra. Sin embargo, este uso debe ser evidenciado en los documentos que acrediten su usanza comercial en el territorio Peruano o de otro país de la Comunidad Andina. La jurisprudencia menciona que  las pruebas más importantes son las facturas de venta, que pueden ser apoyadas con muestras de publicidad, reportes de ingresos y gastos que hacen referencia a la marca.

Además, las facturas deben contener una referencia específica al producto al que se aplique la marca, de manera que puede establecerse que se utiliza para los productos mencionados en el certificado correspondiente. Del mismo modo, deben ser en tal número que prueban que el producto está en el mercado en cantidades razonables.

Marcas mixtas y las cancelaciones por no uso

En cuanto a las marcas mixtas, solo variaciones menores de estas es permitido, para así asegurar que la marca mixta sea usada en la forma más cercana posible a la que ha sido registrada.

Asimismo, la documentación debe mencionar las marcas mixtas y figurativas. Lamentablemente, es muy poco práctico que las facturas contengan  marcas figurativas, por lo que  normalmente solamente aparece la palabra; la jurisprudencia muestra que la marca mixta se utiliza comúnmente como una marca de agua en la factura.

El gran problema con esto es en los casos de ventas de productos con diferentes marcas, ya que no tendría ningún sentido tener una única marca en el fondo. En estos casos se recomienda mencionar el código de producto en la descripción, y adjuntar la documentación donde estos códigos aparecen. Generalmente, se trata de catálogos en los que la marca aparece tal como fue registrada.

Para algunos estos criterios impiden que los comerciantes usen con comodidad sus marcas, pero creemos que ayuda a respetar los derechos de esta, sancionando a los que no son diligentes y no emplean el signo en la forma en que se ha concedido. Consideramos que este es un freno adecuado a los propietarios de los derechos y beneficia a los jugadores del mercado.