*La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Este caso es referente a una solicitud de registro a favor de nuestro cliente Gianni Versace S.p.A. bajo expediente No.245796-94, con su marca «GIANNI VERSACE» para distinguir ropa, calzado y sombrerería, la cual fue denegada en Primera Instancia con la Resolución No.987-96-INDECOPI/OSD de enero 25, 1996 por encontrarse registrada la Marca VERSAGE a nombre de Gabriel Visconti Artaza de Perú.

En segunda Instancia el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI bajo Resolución No.221-1999/TPI del 17 de febrero de 1999, otorgó a nuestro mandante Gianni Versace S.p.A. el registro de su famosa Marca «GIANNI VERSACE».

Criterios para proceder el registro de marca Gianni Versace y la nulidad de la marca Versage

1. La **notoriedad de la Marca «GIANNI VERSACE» dada su fama y prestigio mundial, basados en su extensa publicidad y en los montos millonarios de su comercialización.

2. Proceder a la nulidad de la marca VERSAGE y  la aplicación del ***artículo 7 de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, ya que las pruebas presentadas inducen a pensar (prueba induciaria) que el propietario de la marca VERSAGE ya conocía la Marca «GIANNI VERSACE» dada su fama y prestigio, pero a pesar de eso había registrado una marca similar; a este tipo de mala fe se le conoce en doctrina marcaria como Copia Servil.

 

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*Decisión 486 régimen común sobre propiedad industrial, artículo 172 (WIPO).

** Notoriedad de marca:

La notoriedad de la marca; se entiende por marca notoriamente conocida a aquella que cuenta con una protección especial por la cual se faculta al titular de la marca a impedir que terceros utilicen como propio un signo que sea la reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial, de la marca protegida, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique el signo.

En el Título XIII del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (Decisión 486)… sobre temas de marcas se enumeran los factores que deben ser tomados en cuenta para determinar la notoriedad de un signo distintivo, así como los sectores pertinentes de referencia por considerar (artículos 228 y 230, respectivamente).

Factores a tener en cuenta para otorgar la notoriedad de marca:

“a) el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, de establecimiento o de la actividad a los que se aplique.

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero». Fuente: Notoriedad de marcas: Aspectos metodológicos a tener en cuenta en los resultados de una investigación de mercados, J.Tavera & V. Salgado.

***artículo 7 de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929

Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito, de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para si el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.