1. INTRODUCCIÓN

Cuando una empresa o persona natural decide brindar protección jurídica a la marca que ha creado, vale decir, ha considerado que es conveniente registrar la misma ante la autoridad administrativa competente (el INDECOPI en el Perú) automáticamente se vuelve acreedor de derechos y beneficios que, aunque a veces poco valorados, son muy importantes de conocer y tener en cuenta. Generar un valor agregado, brindar seguridad a la actividad comercial, sacar ventaja en un mercado competitivo gracias a la imagen que se pueda alcanzar con una marca, son puntos bastante importantes que un registro marcario otorga; sin embargo, es necesario resaltar el beneficio más importante que se desprende de dicho acto: “El registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares que pueda generar confusión a sus clientes en el mercado”[1], este registro debe renovarse además cada 10 años[2]. Es bastante común que cuando una marca logra cierto posicionamiento, prestigio o notoriedad en el mercado, existan terceros que van a pretender aprovecharse de manera ilegítima de dicha situación para poder comercializar sus productos bajo una falsa fachada copiando marcas reconocidas en un sector del mercado. Debido a esta situación, es que existe legislación, doctrina y abundante jurisprudencia que regulan, describen y sancionan dichos actos para qué la marca que ha sido debidamente registrada tenga una efectiva protección jurídica.

Ordenamiento Jurídico

Nuestro Ordenamiento Jurídico estipula además negociaciones y mecanismos que pueden agilizar los procedimientos que se originan como consecuencia de conductas infractoras. El contexto que ha creado el brote del COVID -19 ha afectado a nuestra sociedad y a los agentes económicos de manera severa, por lo que resulta comprensible que esta situación afecte en alguna medida las gestiones y estrategias legales que se adoptan en una eventual solución anticipada que se pretenda aplicar en un caso de denuncia de infracción marcaria en la vía administrativa o en una denuncia por uso indebido de marca en la vía penal.

2. MEDIDAS DE DEFENSA ANTE UNA EVENTUAL SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS MARCARIOS EN PERÚ.

En nuestro país existen dos instancias a la que una persona natural o jurídica puede recurrir si es que considera sus derechos marcarios han sido vulnerados por terceros con acciones inescrupulosas. En el eventual caso de que terceros pretendan comercializar de manera ilegal sus productos con una marca que está protegida (tratando de originar confusión en el público consumidor y aprovechándose del prestigio y notoriedad de una marca preexistente) existe la posibilidad de que el titular haga valer los derechos marcarios de los que goza acudiendo a la vía administrativa (denuncia de infracción marcaria llevada ante el INDECOPI) o acudiendo a la vía judicial (denuncia penal por el uso indebido de marca ante nuestras autoridades judiciales).

2.1. MEDIDA DE DEFENSA EN LA VÍA ADMINISTRATIVA: DENUNCIA DE INFRACCIÓN MARCARIA ANTE EL INDECOPI

Nuestra legislación estipula los actos que constituyen una infracción marcaria en el Decreto Legislativo 1075(Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486)[3], existiendo además La Decisión 486 – Régimen Común sobre la Propiedad Intelectual la cual también brinda alcances sobre esta conducta[4]. En ese sentido, cuando un tercero pretenda comercializar productos en el mercado con un signo que ya está protegido y es de titularidad de un tercero, de inmediato se deberá interponer una denuncia de infracción marcaria ante el INDECOPI. Una vez interpuesta la denuncia, automáticamente se procederá con el decomiso de los productos que se pretendían comercializar, incluso en los casos de productos que están en ADUANAS (eventual caso de importación ilegítima). También puede ocurrir el caso en el que decomiso de los productos se lleve a cabo en el Local Comercial del denunciado (la diligencia se realiza sin previa notificación al denunciado). Luego de efectuada la diligencia de decomiso (y teniendo con ello suficientes pruebas de que existe una conducta desleal por parte del denunciado) existe la posibilidad de que el infractor solicite conciliar con nuestro cliente antes de que el INDECOPI emita una resolución administrativa que ponga fin a la denuncia de infracción marcaria. Para ilustrar mejor lo mencionado en este párrafo estipulamos el presente ejemplo:

Ejemplo de denuncia de infracción marcaria ante el INDECOPI 

Imaginemos que usted es titular de la marca “BONITA” que distingue productos de la clase 25 (prendas de vestir) le está yendo de lo mejor vendiendo sus prendas y de pronto, se entera de que un tercero está copiando su marca y está vendiendo productos no autorizados en nuestro país usando dicha marca. Consecuencia de ello, usted decide iniciar una denuncia de infracción marcaria ante el INDECOPI y antes de que se resuelva el proceso, la parte denunciada se comunica con usted para llegar a un acuerdo conciliatorio antes de que la oficina de marcas emita la resolución que ponga fin al caso. Usted, puede optar por aceptar llegar a una conciliación (dicha conciliación se solicita ante el INDECOPI) o seguir con el proceso. En el caso que usted decida llegar a un acuerdo con la parte denunciada, usted y el denunciado deberán conversar sobre los puntos que contendrá el acuerdo, luego de ello, deberán solicitar la conciliación ante el INDECOPI. Finalmente, nuestra autoridad administrativa programará una audiencia de conciliación, en la cual, luego de que las partes firman un acuerdo conciliatorio, se les notifica posteriormente una Resolución de Archivo del caso y el proceso queda por finiquitado.

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN UNA DENUNCIA DE INFRACCIÓN MARCARIA EN LA VÍA ADMINISTRATIVA:

La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que busca a través de un tercero llamado conciliador (INDECOPI en el presente caso) arribar a una solución armoniosa que ponga fin al conflicto entre denunciante y denunciado. Nuestra legislación marcaria regula la conciliación en el artículo 108 del Decreto Legislativo 1075[5]. Este mecanismo permite que la denuncia termine de una forma más rápida a cambio de que la parte denunciada se comprometa a reparar el daño causado a nuestro cliente por medio de una compensación económica que resulte proporcional al daño cometido[6]. Además de ello, el denunciado se obliga a un conjunto de reglas de conducta que deberá cumplir.

Habiéndose realizado el decomiso de los productos que son materia de la denuncia de infracción, tanto nuestro cliente como la parte denunciada pueden llegar a un acuerdo conciliatorio antes de que se emita una resolución administrativa que ponga fin al caso si es que así lo requieren (por lo general el interesado es la parte denunciada).

La situación de la actual pandemia puede poner en incertidumbre el modo de negociación que existirá en las audiencias de conciliación en una situación de infracción marcaria

El COVID-19 ha impactado la economía global haciendo que los agentes económicos cuenten con menor flujo de dinero, en este sentido es sumamente válido preguntarse: ¿qué tanto afecta esta situación a las conciliaciones que van a desarrollarse en un contexto post-estado de emergencia en nuestro país? ¿Afecta esta situación a los derechos marcarios y la legitimidad que tienen nuestros clientes respecto a sus marcas registradas? Para poder encontrar respuestas, es importante tener previo conocimiento de lo siguiente:

Si bien es cierto la situación de la actual pandemia puede poner en incertidumbre el modo de negociación que existirá en las audiencias de conciliación en una situación de infracción marcaria, además de ello también pueden existir dudas si es que esta situación puede poner en estado de vulnerabilidad los derechos marcarios de nuestros clientes. Ante ese panorama es preciso mencionar:

(i) Al momento en que nuestro cliente acepta celebrar una audiencia de conciliación con la parte contraria, es regla general que el denunciado pague de manera previa (o al momento de realizarse la audiencia de conciliación en algunos casos) por lo menos el 50% del total de la indemnización que nuestro cliente fijó como condición para poder llegar a un acuerdo conciliatorio con el denunciado.

(ii) Al momento de firmarse el acta de conciliación celebrada entre nuestro cliente y el denunciado no termina ni se archiva de manera inmediata la denuncia. Para que ello ocurra debe existir una Resolución de Archivo del Caso emitida por el INDECOPI. Para la emisión de dicha resolución el INDECOPI demora un aproximado de 1 mes y medio luego de haberse procedido la audiencia de conciliación en archivar el caso.

(iii) Apenas ejecutada la audiencia de conciliación nuestro cliente ya cuenta con más del 50% del total de la indemnización que le corresponde. Para salvaguardar sus derechos marcarios, estipulamos que el resto de la indemnización deberá abonarse dentro de menos de 20 días de haberse llevado la audiencia de conciliación. Esto se hace con una finalidad. En un eventual incumplimiento de la parte denunciada de abonar el resto de la indemnización, tenemos la oportunidad de anular y revocar lo acordado en la conciliación celebrada de manera rápida y fácil, ya que no está emitida aún la Resolución de Archivo del Caso, el cual demora un aproximado de mes y medio en emitirse, tal y como se ha descrito en el punto (ii)

(iv) Además de ello, siempre hacemos firmar una cláusula de penalidad como medida de protección en un eventual supuesto en que la parte denunciada reincida en su conducta delictiva. La cláusula de penalidad es por lo general muy alta. En nuestra experiencia, aquellos infractores que han firmado esta cláusula casi nunca son reincidentes en vulnerar nuevamente los derechos marcarios de nuestros clientes o en incumplir un acuerdo, dado que ello supondría un perjuicio económico demasiado alto para ellos.

(v) Es muy importante mencionar que como condición principal para que se llegue a celebrar un acuerdo conciliatorio entre nuestro cliente y el denunciado, se exige que la parte denunciada destruya todos los productos que han sido materia de la denuncia de infracción marcaria. Obviamente, el costo de destrucción lo asumirá el denunciado.

Efectividad de la estrategia jurídica de conciliación

Aún con la actual situación del brote del COVID-19, es preciso mencionar que la estrategia jurídica que normalmente se adopta no tendría por qué verse sustancialmente perjudicada debido a que la celebración de una conciliación se realiza siempre y cuando nuestro cliente esté de acuerdo y además contamos con el compromiso firmado por el denunciante en donde se estipulan una serie de conductas a cumplir. Dentro de dichas conductas se menciona de manera expresa la obligación de destrucción de los productos, materia de infracción y además se exige que el 50% de la indemnización ya haya sido abonada previa audiencia, o en todo caso en el mismo momento de la misma.

Con esto se genera que el proceso finalice y que el denunciado respete cada uno de los puntos del acuerdo, además de obtener la compensación económica tan necesaria en este contexto de pandemia.

2.2. MODALIDAD DE DEFENSA EN LA VÍA JUDICIAL: DENUNCIA POR EL DELITO DE USO INDEBIDO DE MARCA ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES PERUANAS.

Los delitos contra la propiedad industrial están debidamente regulados en el Código penal de nuestro país en el artículo 222[7]. Nuestro país ha establecido que los derechos marcarios tienen la condición de bienes jurídicos protegidos. Consecuencia de ello, y con la finalidad de proteger a los legítimos titulares de una marca y a los consumidores de nuestro mercado, el Estado tiene plena potestad para castigar todo agente económico que pretenda imitar o copiar marcas que no son de su titularidad. Consecuencia de ello, nuestro cliente también tendrá la opción de hacer valer sus derechos marcarios en esta vía. Al igual que en la vía administrativa, se muestra un pequeño ejemplo para mejor ilustración.

Imaginemos que usted es titular de la marca “KHOR” para distinguir batería de autos, le está yendo de lo mejor vendiendo sus baterías y se entera de que en unas galerías del centro de la ciudad, existen terceros que están fabricando o comercializando baterías y a aquellas baterías le ponen el signo “KHOR”. Consecuencia de ello, usted decide interponer una denuncia penal ante dichos infractores. Como conclusión de dicha denuncia y con los medios probatorios que presentemos ante las autoridades del Ministerio Público se realizará una diligencia de inspección y decomiso de los productos, esto con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

La vía judicial es por lo general una instancia a donde se recurre con infractores que ejecutan conductas que puedan generar considerables y graves daños a los derechos marcarios de nuestro cliente. Las autoridades judiciales no solo castigan de manera comercial o patrimonial, sino que además de ello, en estos casos se ve involucrada la libertad del denunciado. Esta vía tiene una finalidad esencialmente punible (de ser casos muy graves puede desencadenar en la pena privativa de libertad efectiva del denunciado), sin embargo, al igual que en la vía administrativa ya explicada en líneas anteriores, existe la posibilidad de que la denuncia penal pueda archivarse de manera anticipada si es que el denunciado se somete al principio de Oportunidad.

3. CONCLUSIONES:

Somos conscientes de que se están viviendo momentos difíciles para todos los agentes económicos debido al brote del COVID-19. Sabemos también, que esta situación podría ser aprovechada por muchos agentes económicos inescrupulosos para querer evadir o entorpecer los mecanismos que nuestros clientes decidan adoptar para poder proteger su marca. Sin embargo, como se ve en el desarrollo de este breve artículo, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, siempre se van a adoptar estrategias y gestiones para que los derechos marcarios de nuestros clientes no se vean afectados y además de ello las obligaciones que nacieron de una audiencia de conciliación en la vía administrativa o un principio de oportunidad en la vía judicial sean cumplidas a cabalidad. En caso percibamos incumplimiento por parte de los agentes infractores, tendremos soluciones y armas legales para que los intereses de nuestros clientes no se vean afectados.

REFERENCIAS:

[1] Decisión 486 – Régimen Común sobre la Propiedad Industrial – Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

[2] Decisión 486 – Régimen Común sobre la Propiedad Industrial – Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

[3]Artículo 97.- Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.

[4] Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares

[5] Artículo 108.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, se podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la autoridad nacional competente o ante la persona que se designe para tal efecto. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá mérito ejecutivo.

[6] Vale precisar que el término “daño” no sólo está referido a un daño de carácter patrimonial, sino que además se toma en cuenta el perjuicio a la imagen de la marca materia de denuncia. Además de ello, se analiza el posible perjuicio que se haya podido generar a un fiel público consumidor de la marca al ser consumidor de productos de dudosa calidad.

[7] Artículo 222.-Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte:

(…) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país.»

[8] Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1245 – Cuarto: El principio de Oportunidad es un instrumento legal que faculta al fiscal que discrecionalmente, en los casos previstos en la norma y con el consentimiento del imputado, pueda abstenerse de ejercitar la acción penal.

[9] Artículo 2 – numeral 9: No procede el principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando el imputado: a) tiene condición de reincidente habitual, de conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal – CODIGO PENAL PERUANO

Autores:

Alain C. Delion – Gerente Departamento Legal ESTUDIO DELION

Luis Alfredo Flores Heredia – Asesor legal en ESTUDIO DELION

De necesitar asesoría en denuncias de infracción marcaria, por favor contactarse con: Alain C. Delion, email: acd@estudiodelion.com.pe que gustosos resolveremos sus consultas.